상표침해 경고장이 왔어도 침해가 아닐 수 있다? 상표침해 경고장 받았을때 대응방법

 

상표침해 경고장을 받았을 때 대응 방법

들어가며

안녕하세요, 유니크 특허사무소 이준혁 변리사입니다. 오늘은 상표 침해 경고장 받았을때 대응방법을 포스팅하려고 합니다

상표침해 경고장을 받으면 많은 사업자들이 당황하게 됩니다. 하지만 경고장을 받았다고 해서 반드시 상표침해에 해당하는 것은 아닙니다. 실제로 변리사 사무실에 접수되는 상담 중 상당수가 침해에 해당하지 않는 경우가 많습니다.



일반적으로 상표침해 경고장에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다:

  • 등록된 상표권에 대한 정보
  • 상표 사용 증거자료 (홈페이지 캡처, 제품 사진 등)
  • 7일~14일 이내 상표 사용 중지 요구
  • 결과 회신 및 손해배상 요구

이런 경고장을 받았을 때 가장 중요한 것은 당황하지 말고 체계적으로 분석하여 대응하는 것입니다.

1단계: 상표권의 유효성 확인

경고장을 받았을 때 가장 먼저 확인해야 할 사항들입니다:

확인해야 할 내용

  • 상표의 등록 여부: 해당 상표가 실제로 등록되어 있는지 확인
  • 권리자의 정당성: 경고장 발송인이 해당 상표권의 정당한 권리자인지 확인
  • 상표권의 유효성: 존속기간이 경과되지 않았는지, 유효한 상표권인지 확인

특허정보넷(KIPRIS)이나 상표공보를 통해 이러한 정보를 확인할 수 있습니다.




2단계: 상표권 침해 여부 판단

상표법 제108조 및 관련 판례에 따르면, 상표권 침해가 성립하려면 다음 3가지 요건이 모두 충족되어야 합니다:

상표권 침해 성립 요건

  • 등록상표와 동일 또는 유사한 표지 사용

    • 상표권자가 등록한 것과 같거나 혼동 가능한 유사한 표지를 사용하는 경우
    • 외관, 호칭, 관념 등을 종합적으로 고려하여 유사성 판단

  • 지정상품(또는 유사상품)에 사용

    • 상표권이 보호하는 상품/서비스 또는 이와 유사한 상품에 사용하는 경우
    • 상품의 성질, 용도, 거래실정 등을 고려하여 판단

  • 상표로서의 사용

    • 출처 표시, 품질 보증, 광고 등 상표로서 기능하게 사용하는 경우
    • 단순한 설명이나 수식어는 해당하지 않음

구체적인 판단 기준

1) 상표의 동일성 또는 유사성 상표가 완전히 같거나, 일반 소비자가 혼동할 정도로 유사해야 합니다.

2) 상품의 동일성 또는 유사성 대법원은 상품 유사성에 대해 다음과 같이 판단합니다:

  • 상품 자체의 속성 (품질, 형상, 용도)
  • 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정
  • 일반 거래의 통념에 따른 종합적 판단

예를 들어, '휴대폰 충전기'와 '휴대전화 충전 자판기'는 유사 상품으로 인정됩니다. 법원은 "휴대전화와 휴대전화 충전기가 동일 출처를 가진다는 점에 대하여 강한 인식이 형성되어 있고, 제조자, 유통경로, 판매자, 수요자 층 등이 일치하므로 거래자나 일반 수요자들로 하여금 제품 출처에 관한 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있다"고 판단했습니다.

3) 상표로서의 사용 출처 표시 기능을 하는 경우여야 합니다. 예를 들어, 홈페이지 메인 페이지에 회사명과 제품 상표를 함께 표시한 경우, 회사명도 상표로 사용된 것으로 판단될 수 있습니다.

따라서 침해 우려가 있는 회사명은 홈페이지 하단에 작게 표시하거나, 제품 포장 뒷면에 작게 제조사로 표시하는 것이 좋습니다.

3단계: 상표침해 예외 사유 검토

상표법 제90조 등에서는 다음과 같은 정당한 사용은 침해가 아님을 명시하고 있습니다. 단, 이러한 예외도 '부당한 경쟁 목적'이나 '혼동 유발'이 있으면 침해로 인정될 수 있습니다.

비침해로 인정되는 경우

  • 자기표시의 사용 (자기 성명, 상호 등)

    • 자기 이름, 직위, 직책 등을 상표 목적 없이 사용하는 경우
    • 예: "이준혁설렁탕" 식당 명칭처럼 자신의 이름을 사용하는 경우

  • 설명적 사용 (기술적 설명 등)

    • 상품의 효능, 재료, 성분 등을 설명하는 경우
    • 예: "콜라 맛 사탕" 등의 일반적인 표현

  • 병행수입 제품의 표시

    • 정당하게 수입된 정품에 상표가 표시된 경우
    • 예: 해외에서 정식 구매한 나이키 제품을 재판매하는 경우 (병행수입 표시 필요)

  • 표현의 자유 (비상표적 사용)

    • 예술, 풍자, 패러디, 논평 등 목적에서의 사용
    • 예: "스타벅스 패러디 티셔츠" (경우에 따라 다름)

  • 키워드 광고/검색어의 사용

    • 단순 키워드 입력은 침해가 아님
    • 그러나 소비자 혼동을 유도하는 경우에는 문제가 될 수 있음

  • 상표 선사용권

    • 타인이 등록상표를 받기 전에 이미 동일하거나 유사한 상표를 먼저 사용하고 있었던 경우
    • 해당 상표권의 상표 출원 전부터 상표를 먼저 사용한 경우에 인정
    • 예: 가게 이름을 오랫동안 상표 등록 없이 사용해온 경우

대응 방법 및 결론

상표침해가 성립되기 위해서는 상표 유사성, 상품 유사성, 상표로서의 사용이라는 세 가지 요건이 모두 충족되어야 합니다. 또한 상표법에서는 이러한 침해 조건에 해당되어도 자기 이름(상호)의 사용, 병행수입, 선사용권 등의 경우에는 비침해 예외 규정을 두어 상표 사용자를 보호하고 있습니다.

실제로 제가 만난 경고장을 받은 의뢰인들 중 상당수가 상표권 침해에 해당하지 않았습니다. 정당한 병행수입을 하거나, 상표 등록을 하지 않았지만 상표를 먼저 사용하고 있거나, 지정상품이 유사하지 않는 등의 이유로 침해에 해당하지 않는 경우가 많기 때문입니다.

갑작스러운 상표권 침해 경고장은 사업가에게 큰 불안감을 안겨줄 수 있습니다. 하지만 이럴 때일수록 침착하게 상황을 분석하고 대응하는 것이 중요합니다.

만약 검토 결과 실제로 침해에 해당되는 경우라면, 즉시 상표 사용을 중지하는 것이 좋습니다. 어떤 경우든 상표권 침해 경고장을 받았다면, 즉시 변리사와 상의하여 정확한 법적 분석을 받는 것이 최선의 방법입니다.

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